南非发明延迟授权程序态度讨论

钻瓜导读:南非是非洲第三大经济体,中国作为南非最大的进出口贸易伙伴,越来越多的中国申请人开始在南非布局专利。一件南非发明专利申请无需经过实质审查,只需要通过南非知识产权局的形式审查,通常即可在8至12个月内获得专利权,申请成本可预测且相对较低。在专利申请获得授权后,南非专利权无效程序只能在法院的民事诉讼中进行。

南非是非洲第三大经济体,中国作为南非最大的进出口贸易伙伴,越来越多的中国申请人开始在南非布局专利。一件南非发明专利申请无需经过实质审查,只需要通过南非知识产权局的形式审查,通常即可在8至12个月内获得专利权,申请成本可预测且相对较低。在专利申请获得授权后,南非专利权无效程序只能在法院的民事诉讼中进行。

对于一个新颖性和创造性都不高的技术方案而言,南非的发明申请程序似乎为其提供了一方乐土。但是,南非对于授权后的专利修改限制极大,专利侵权诉讼程序中,当专利权被部分无效时,南非法官不会给予专利权人修改被无效的权利要求以使其有效的机会,即使南非专利法第六十八条中列明了此类救济途径,但在实践中,还没有专利权人可以不删除被无效的权利要求就能保持专利权部分有效的先例。另外,一旦进入诉讼,即使专利权人不参加诉讼,也有可能收到缺席判决。鉴于上述情况,笔者建议申请人可以通过延迟授权程序等途径,获得一件较为稳定的南非专利权。

根据南非专利法实施细则第45条可知,专利申请人可以延长专利的授权周期至自申请提交之日起18个月。根据南非专利法第40(C)条可知,说明理由(good cause)并缴纳费用,南非专利注册处处长可以考虑再次延迟授权。

延迟授权有什么用呢?这主要是给申请人时间对专利申请进行修改。由于南非对于专利授权后的修改限制很多,因此,申请人一定要好好把握专利授权前的修改机会。南非专利申请程序的形式审查周期为6至8个月,若不通过延迟授权程序,那么建议申请人最好在提交申请后的3个月提出修改。但是在实践中,申请人通常是根据同族专利申请的授权结果对南非专利申请进行修改的。目前,世界上大多数的国家专利审查周期都在2年甚至更长的时间。鉴于此,南非专利申请的延迟授权程序就尤为重要了。

根据前述细则第45条可知,申请人可以请求将南非专利申请的授权周期延长至自申请日起18个月,且有机会继续延期。根据实践可知,通常来说,建议申请人首次延迟授权的周期为自申请日起15个月。这是因为南非专利法有一个基本的授权期限要求:专利申请应在自申请日18个月内授权,超过18个月,专利申请未被授权就应视为失效。但根据南非专利法第四十条第三款的规定,不是申请人的原因,而是因延迟授权程序导致南非专利申请超过18个月未被授权的,不视为失效。如在申请人提出延迟授权请求后,南非专利注册处在收到费用后给予了一个不超过3个月的延期或者南非专利注册处在申请人说明理由并缴纳费用后,给予了进一步的延期。根据实践可知,南非专利局安排授权公告的周期为2至3个月,申请人首次请求延迟授权的期限为15个月,可以保证南非专利在专利法规定的18个月期限内授权公告。若申请人首次请求延迟授权期限为18个月,那么南非专利的授权周期将会超过18个月,这将涉及专利法第四十条第三款规定的例外情况,且需要缴纳额外费用(详见下表)。

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当前,各国专利申请的审查周期通常都要超过2年,即使是审查周期较快的美国也平均需要23个月的时间,那么南非首次延迟授权的时间一般是不够的。那么,对于仍希望基于同族专利对南非申请进行授权前修改的申请人而言,可以考虑以下采取四种途径:一是尽量加速获得同族专利申请的审查结果,如通过预审、专利审查高速路(PPH)、优先审查等途径,部分国家的审查周期可能压缩至3至7个月;二是对于通过《专利合作条约》(PCT)途径提交的专利申请,可以考虑利用PCT国际阶段的审查结果,如中国申请人通常可以在自国际申请日起4个月得到国际检索单位出具的检索报告及书面意见;三是考虑提交南非分案申请;四是考虑再次延迟授权南非申请。需要注意的是再次延迟授权南非申请,费用会更高,且需要提供正当理由,同时也依赖审查员的自由裁量权。南非专利局并未公布再次提交延迟授权请求的获准率,再次延迟授权南非申请还是有一定风险的。南非专利法并未规定再次延迟授权的期限,但是通常来说可以申请再延迟1年授权。另外,请注意延迟授权请求通常需要几个月才能收到相关批准文件。

综上所述,鉴于南非专利授权后的修改限制大且在专利侵权诉讼中不允许部分有效专利权,笔者不建议申请人未作评估就直接提交南非发明申请,申请人应通过延迟授权等程序,获得更为稳定的专利权。

(来源:集佳知识产权)

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