当商标遭遇他人提出三年不使用撤销申请该怎么办?态度讨论

钻瓜导读:根据《商标法》第四十九条第二款“注册商标成为其核定使用的商品的通用名称或者没有正当理由连续三年不使用的,任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。商标局应当自收到申请之日起九个月内做出决定。有特殊情况需要延长的,经国务院工商行政管理部门批准,可以延长三个月。”

根据《商标法》第四十九条第二款“注册商标成为其核定使用的商品的通用名称或者没有正当理由连续三年不使用的,任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。商标局应当自收到申请之日起九个月内做出决定。有特殊情况需要延长的,经国务院工商行政管理部门批准,可以延长三个月。”

因此,只要商标注册满三年,任何单位或者个人都可以向国家知识产权局(原商标局)申请以“连续三年不使用”为由撤销该注册商标。

商标法之所以有此种规定,主要是为了督促权利人积极地使用商标,防止商标的闲置和囤积。

一般来说,撤销人不会无缘无故的随意对任意注册满三年的商标提出不使用撤销申请,其提出不使用撤销申请主要为以下原因,包括:

  • 已经注册满三年的商标阻碍了撤销申请人在后商标的注册;

  • 因为竞争关系,希望对竞争对手的商标进行打击以及其他考虑因素。

而对于商标注册人而言,当已经注册满三年的商标遭遇他人提出三年不使用撤销申请时,该怎么办?

让我们来看看常见的情况:

一、已经注册满三年的商标存在使用行为
如果被他人提出三年不使用撤销申请的商标(以下简称“被撤销商标”)存在使用行为,在收到国家知识产局下发的提供使用证据通知时,需要按照官方的规定提交使用证据,以维持商标的注册。这时候尤其要注意证据的有效性,包括:

  • 1.提交使用证据的时间

在收到官方提供使用证据的通知时,需要自收到官方的通知之日起2个月内提交该商标在撤销申请提出前使用的证据材料,或者说明不使用的正当理由,期满未提供使用的证据材料或者证据材料无效并没有正当理由的,由国家知识产权局撤销其注册商标。

  • 2.提供使用证据的主体

根据《商标法实施条例》的规定,提供商标使用的证据材料,包括商标注册人使用注册商标的证据材料和商标注册人许可他人使用注册商标的证据材料。即只要证明注册商标实际上进行了真实、合法、有效的使用即可。如果是被许可人提供的使用证据,可以提交双方的许可协议、许可备案公告或者商标注册人关于许可被许可人使用注册商标的声明。

  • 3.提供使用证据的时间范围

在提交使用证据的时间范围上,以三年不使用撤销申请日为时间点,需要提供在撤销申请日往前推三年的证据材料,大家可能会疑惑往前推三年,如何计算呢,这个不用着急,在收到的官方下发的提供使用证据的通知书上会有清楚的描述,如:
如果提供的证据材料不在撤销的三年之间,即超出了官方要求的期限(或早于或晚于),一般情况下,官方都不予认可。但考虑到商标法立法的本意,如果提供的证据材料在撤销申请日三年之后的证据,官方对会个案进行认定。如果提供三年后的使用证据仅是为了维持商标注册的象征性使用,官方一般不予认可。
但如果提供的三年后的使用证据足以证明商标确实进行了使用,或者证明商标注册人为使用商标进行了前期准备,足以证明具有使用商标的意图和行为,则该使用行为有可能会得到认可。因为三年不使用撤销申请制度的建立目的不是为了惩罚商标注册人,而是为了促使商标注册人积极地使用商标,发挥商标的实际效用,防止商标资源的浪费。撤销只是手段,而不是目的。如果提供的证据虽然在三年后,但是确实可以证明该注册商标进行了实际使用或者具有使用的意图,则该商标被维持的可能性较大。

  • 4.提供使用证据的地域范围

由于商标具有地域性,因此提供的使用证据必须以中国大陆地区为限。提供其他国家和地区的使用证据,包括中国香港、中国台湾、中国澳门的证据,均不予认可。

  • 5.提交使用证据的证据范围

根据《商标审查审理标准》的规定:
商标的使用,是指商标的商业使用。包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上,或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中,用于识别商品来源的行为。
☞商标使用在指定商品上的具体表现形式有:
(1)采取直接贴附、刻印、烙印或者编织等方式将商标附着在商品、商品包装、容器、标签等上,或者使用在商品附加标牌、产品说明书、介绍手册、价目表等上;
(2)商标使用在与商品销售有联系的交易文书上,包括使用在商品销售合同、发票、票据、收据、商品进出口检验检疫证明、报关单据等上;
(3)商标使用在广播、电视等媒体上,或者在公开发行的出版物中发布,以及以广告牌、邮寄广告或者其他广告方式为商标或者使用商标的商品进行的广告宣传;
(4)商标在展览会、博览会上使用,包括在展览会、博览会上提供的使用该商标的印刷品以及其他资料;
(5)其他符合法律规定的商标使用形式。
☞商标使用在指定服务上的具体表现形式有:
(1)商标直接使用于服务场所,包括使用于服务的介绍手册、服务场所招牌、店堂装饰、工作人员服饰、招贴、菜单、价目表、奖券、办公文具、信笺以及其他与指定服务相关的用品上;
(2)商标使用于和服务有联系的文件资料上,如发票、汇款单据、提供服务协议、维修维护证明等;
(3)商标使用在广播、电视等媒体上,或者在公开发行的出版物中发布,以及以广告牌、邮寄广告或者其他广告方式为商标或者使用商标的服务进行的广告宣传;
(4)商标在展览会、博览会上使用,包括在展览会、博览会上提供的使用该商标的印刷品及其他资料;
(5)其他符合法律规定的商标使用形式。
上述证据并不需要全部提供,只要证明商标进行了真实的商业性使用即可。但是对于仅提供单方的使用证据,由于可以事后伪造,一般情况下,官方不予认可。
例如,仅提交下列证据,不能视为是商标法意义上的商标使用:
(1)商品销售合同或提供服务的协议、合同;
(2)书面证言;
(3)难以识别是否经过修改的物证、视听资料、网站信息等;
(4)实物与复制品。
(5)商标注册信息的公布或者商标注册人关于对其注册商标享有专用权的声明;
(6)未在公开的商业领域使用,如公司内部使用行为;
(7)仅作为赠品使用;
(8)仅有转让或许可行为而没有实际使用;
(9)仅以维持商标注册为目的的象征性使用。
因此,对于上述单方证据或者其他不能证明商标进行真实的商业使用行为的证据,需要结合其他证据,比如发票、第三方宣传报道、期刊广告、媒体广告、荣誉证书等形成证据链来证明商标的真实使用行为。

  • 6.提供使用证据的商标标识

对于提供的商标使用证据,应当体现该注册商标。商标注册人提交的使用证据如果改变了注册商标的主要部分和显著特征,则不能认定为注册商标的使用。对于主要部分和显著特征没有实质性改变商标的使用证据,一般官方予以认可。
但也存在一个问题,即商标注册人名下存在两枚显著特征基本相同的商标,而两枚商标的表现形式存在一定差异。当其中一枚商标遭遇他人提出三年不使用撤销申请,而商标注册人仅能提供另一枚商标的使用证据时,这种证据是否可以得到认可?
对于此种情况,商标存在被撤销的可能性。即使在撤销阶段,官方基于显著特征无明显变化的情况下维持了商标注册。但在撤销复审或者诉讼阶段,如果提供的证据均为另一枚商标的使用证据,则存在不予认可的风险。

  • 7.提供使用证据的商品或服务

对于提供的商标使用证据,也应当同时体现商标指定的商品或服务。如果注册商标的部分商品或服务被提出三年不使用撤销申请,应当提出该具体部分商品或服务上的使用证据。
如果注册商标的全部商品或服务被提出三年不使用撤销申请,在撤销阶段,一般提供一项商品或服务上的使用证据,商标整体予以维持注册的可能性较大。但是在撤销复审或者诉讼阶段,存在质证环节,如果仅能提供部分商品或服务上的使用证据,则与该商品或服务相类似的商品或服务上的注册可予以维持,在其他不类似的商品或服务上的注册,予以撤销的可能性较大。
二、已经注册满三年的商标不存在使用行为
对于已经注册满三年的商标,如果并不存在实际使用行为。以前可能会有权利人在收到官方下发的提供使用证据通知后,立即进行补充注册,基于新商标与被撤销商标完全相同,且被撤销商标尚处于核准注册的有效状态,利用撤销甚至撤销复审审查周期的时间差,使得新商标获准注册后直接放弃被撤销商标。这种情况下,导致大量近似的商标事实上予以共存,打破了商标注册的近似性审查标准。
目前,官方已经调整了商标注册审查标准,如果新商标在注册申请时,被撤销商标处于撤销申请审理状态,如果在新商标注册申请日前存在其他较为近似的商标,则官方会直接援引在先近似商标予以驳回。因此,如果商标被他人提出三年不使用撤销申请,而该商标确实无实际使用行为,则该商标只能面临被撤销的局面,而新商标也会因存在在先近似商标,最终予以驳回。
因此,对于企业而言,如果部分商标确实不存在实际使用行为,而出于品牌保护,或者防御性角度希望维持该商标的有效性。目前,只能针对已经注册满三年的商标进行梳理,通过主动补充注册的方式,维持该商标的有效性。
综上所述,对于已注册商标,应当区分情况进行维护。如果商标确实存在使用行为,应当按照上述商标使用证据范围每年留存相关使用证据,以应对他人提出的三年不使用撤销申请。如果商标确实无实际使用行为,又希望维持注册的,可以通过主动补充注册的方式,维持该商标的有效性。

 (来源:康信知识产权)

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