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为什么要进行专利的“分案申请”?高智课堂

高智导读:一个高价值的核心技术从研究到商用可能要历时十年以上甚至更长的时间,并且还存在耗资巨大的问题。因此在申请人刚开始申请专利的时候,囿于撰写水平和认知能力,几乎不可能撰写一个完美专利,需要通过分案途径不断完善专利质量,以期获得能够用来维权的合理保护范围,应对专利运用中的不确定因素。所以分案申请实际上是非常常见的一种手段,而要进行分案申请,你需要了解哪些赏识呢?我们不妨往下看~

什么是专利的分案申请?

所谓专利的分案申请,是指申请人申请的专利包括两项以上的发明、实用新型或者外观设计时,申请人在原申请提出之后,根据法律规定在某段时限内可以行使向国务院专利行政部门提出将专利申请分立成两项以上的专利申请。

根据专利法实施细则第四十二条的规定:

一件专利申请包括两项以上发明、实用新型或者外观设计的,申请人可以提出分案申请。分案申请不得改变原申请的类别。

根据专利法实施细则第五十一条的规定:

发明专利申请人在提出实质审查请求时以及在收到国务院专利行政部门发出的发明专利申请进入实质审查阶段通知书之日起的3个月内,可以对发明专利申请主动提出修改。

实用新型或者外观设计专利申请人自申请日起2个月内,可以对实用新型或者外观设计专利申请主动提出修改。

什么情况下适合进行专利分案申请?

一、主动分案申请:

1、因为技术创新中有多个发明点,而原申请(这里指第一次提出的专利申请)的权利要求布局中选择了其中一个发明点作为独立权利要求,其余的发明点则限定在从属权利要求中时。

此时,倘若其他发明点能满足构成完整的、独立的技术方案解决新技术问题的条件,则可以就其他发明点所构成的技术方案提出分案申请。

2、原申请的说明书中记载了与其权利要求中并列的技术方案时,就可以对并列的技术方案提出分案申请。

3、原申请的说明书中记载了与权利要求中的技术方案完全不相关的技术方案时,此时可就完全不相关的技术方案提出分案申请。

二、被动分案申请

审查员在审查意见通知书中指出了各权利要求之间不具有单一性,申请人为了保护从原申请中删除的技术方案而被动提出分案申请。

所谓 “单一性”的要求,是指两项以上的发明或者实用新型,只有属于一个总的发明构思,才能作为一件申请提出。

“单一性”要求申请人“可以”将同一构思下的多项发明创造在一件申请中提出,但并没有要求申请人“必须”在一件申请中提出,申请人完全可以选择将这些发明创造各自单独提起申请。

分案申请有什么好处呢?

分案申请的好处如下:

1、分案申请专利授权成功率提高,节省专利授权时间;

2、分案申请增加了申请人的专利储备,为申请高新技术企业、政策资金等多种政府资格认证增加筹码;

3、分案申请作为专利布局战略的手段之一,可以达到迷惑竞争对手,为竞争对手设置路障的目的;

4、分案申请可以让申请人享有更多的专利独占权,获取更多的经济利益。

分案申请应当注意哪些问题?

1、不能提出分案申请的情况:原申请已被驳回、撤回或视为撤回的,不能提出分案申请;分案申请不可再有分案申请——申请人不再能够基于一件分案申请主动提出另外一件分案申请;

2、分案申请的申请人与原申请的申请人必须相同;申请人不同的,应提交有关申请人变更的证明材料。

3、分案申请的发明人也应当是原申请的发明人或者其中的部分成员。

4、分案申请的类别需与原申请的类别保持一致。

5、分案申请应当在请求书中说明原申请的申请号和申请日。

6、分案申请的内容不能超过原申请的说明书及权利要求书所记载的内容范围。分案申请的内容超出原申请记载的范围存在以不符合专利法细则第四十三条第一款的规定被驳回或者后续被无效的风险。

7、分案申请的权利要求的实质范围不能与原申请的权利要求记载的范围相同。分案申请权利要求保护范围与原申请的权利要求保护范围相同存在以不符合专利法第九条被驳回或者后续被无效的风险。

总而言之,在一件专利申请未结案之前,申请人可以基于该专利申请提出一件或多件分案申请。

在目前的专利实践中,申请人可以根据审查员不具有单一性的审查意见提出分案申请,也可以主动提出分案申请。只要正确利用好这些规则,是绝对可以让自己的知识产权保护来得更加完善的。

如果自己能力有限,也可以和经验丰富的代理人讨论,形成最适合自己专利申请的方案。

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