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专利尽职调查的类型概述与调查目的分析高智课堂

根据专利运用活动的差异,以及专利尽职调查的目标的不同,专利尽职调查的对象也有所差异。总体上,根据调查对象的不同,可以将专利尽职调查分为两类:对自身的专利尽职调查和对他人的专利尽职调查。

  

专利尽职调查的类型

  根据专利运用活动的差异,以及专利尽职调查的目标的不同,专利尽职调查的对象也有所差异。总体上,根据调查对象的不同,可以将专利尽职调查分为两类:对自身的专利尽职调查和对他人的专利尽职调查。

  对自身的专利尽职调查主要是为了摸清企业自身的专利资产状况,了解专利的分布状况、整体价值以及布局的不足。这种尽职调查为企业确定发放专利许可或出让专利的范围、方式、对象提供信息支撑;为确定谋求专利许可或买人专利的目标提供参考指引;并且,有效避免企业在各类专利运用行为中因为对自身专利资产的认识不足和疏漏而导致其专利价值被低估、专利作用未得到充分发挥或对外公布的信息不实等风险。

  对他人的专利尽职调查,主要是为了核实在专利交易中所涉及的他人专利是否与对方声称或之前商定的情形一致,确认对方是否具有合法的专利丈人资格并拥有处分权;评判这些专利所覆盖的技术、产品、地域范围是否与企业预期的需求相符合,交易价格是否被高估,以及企业获得相应的专利权或专利许可后,能否实现其预期的商业目的等。通过这种专利尽职调查,可以有效地保证专利交易的合法、合理和公平,避免企业买入不需要的或是价格远高于其实际价值的,甚至是已经失效或过期的专利或者这类专利的许可。

  专利尽职调查的内容

  无论是针对企业自身展开的专利尽职调查,还是针对他人展开的专利尽职调查,其调查内容大体上相同,主要包括:调查专利是否有效且稳定、对方是否为合法的专利权人并拥有处分和权、专利权的行使是否会受到限制、评估专利的价值等。

  1.专利是否有效且稳定

  一项已经无效或失效的专利,将完全失去交易的价值,如果误将这类专利当做有效的专利来对待,则会给企业的专利运用活动带来巨大损失。此外,如果某项专利的专利权存在不稳定的可能,。则将在后继的专利运用过程中带来风险,进而影响对该专利价值的评估。因此,首先要针对专利权的有效性和稳定性展开调查。

  专利有效性的调查,主要包括确认专利权在法律状态上的有效性,专利权有效的保护国家/地区,以及其有效的时间和保护范围。

  (1)专利权在法律状态上的有效性。

  在法律状态上有效的专利,应该是已被授权且处于维持阶段的专利。

  专利授权后,可能会因为到达达法定的保护期限、被提起无效、未及时缴纳相关费用、专利权人主动放弃等情形而导致其专利权终止或丧失,而仅通过专利授权证书并无法获得完整、准确的专利权法律状态信息。因此,需要通过查阅专利权证书、必要的缴费凭证、专利主管部门的相关有关登记和备案文件等来综合确认专利权在法律状态上的有效性。

  (2)专利权有效的保护国家/地区。

  由于专利权的地域性特点,必须对同一技术方案的专利在哪些国家/地区已经获得授权并维持有效,以及专利交易是否涉及这些地域的专利权进行调查。否则,很可能发生企业买人的专利在其目标市场地域并不存在有效的权利,或者企业仅买入了某一技术方案在个別市场地城的专利权而并未获得得在其他市场地域的专利权,这都会对企业未来拓展其市场地域范围带来不利影响。

  (3)专利权有效的保护时间。

  不同类型的专利,其法定的保护期限不同;而距离其法定保护期限届满所剩余的时间长短,决定着专利还可能在赛多长时期内有效发挥其权利作用,进而也会影响到该专利的价值高低,、因此,需要通过查验专利的类型、专利申请的时间以及相关地域的法律规定,确定专利权有效的保护时间。

  (4)专利权有效的保护范围。

  与最初的申请文件相比,专利在审查过程中,其权利要求的保护范围往往会发生变化;甚至在授权之后,还可能因为无效程序而被迫通过缩小其保护范围或放弃某些权利要求来寻求专利权能的维持。另外,由于权利要求要以说明书充分公开的内容为依据,并且说明书可以用来解释权利要求,因此还需要综合说明书的内容来考虑授权专利的实际保护范围。此外,不同国家在相关法律规定上的差异,也会导致对同一内容的权利要求的保护范围产生不同的解释,为此,需要通过确认其有效的授权文本,收集授权后的无效、诉讼历史,分析说明书的公开内容,研究所在地域涉及和影响保护范围解释的法律法规和相关判例等,综合判断专利权有效的保护范围。

  在核查并确认专利权的有效性后,还需要关注该专利权的稳定性。对专利权稳定性的调查,—方面,可以结合该专利的类型,该专利在审查、无效、诉讼都等过程中的相关文件和结论,第三方曾提出的异议理由和证据等进行判断;另一方面,还可以通过针对该专利有效的保护范围的再次检索过程,重新评价其相对于现有技术的区别,进一步确认该专利的新颖性和创造性。

  一般而言,由于实用新型专利在授权前没有经过新颖性、创造性审查,其稳定性要弱于发明专利;并且,对于实用新型专利稳定新的判断,必须通过检索确认。而对于发明类型专利,在交易标的额较大时,也建议对新颖性、创造性再次进行检索判断,以减少交易风险。

  2.相对方是否为合法的专利权人并拥有处分权

  所调查的相对方是否为合法的专利权人以及其对该专利是否拥有处分权,都将会影响专利转让、专利许可等专利交易活动的合法性和有效性,如果对此未做充分调查,而相对方在专利权属或专利的处分权上存在瑕疵甚至有所欺瞒时都可能会给企业带来潜在的商业风险。

  对专利权人合法性及其处分权的调查,主要包括以下方面:

  (1)所调查的相对方是否为当前的专利权人,或者通过相关合法协议获得专利权人的授权而拥有相应的处分权。

  (2)是否存在其他的共同专利权人,以及专利交易是否已经得到这些专利权人的书面授权。

  (3)所调查的相对方获得专利权人资格以及相应处分权的过程是否符合相关法律的规定,与关联方之间是否存在合法有效的协议。例如,对于专利权人为个人的,需要确认其是否为非职务文明,否则该专利权人所在单位可能会对专利权的归属提出异议;又如,专利权发生过转移的,转移的过程是否存在明显的欺诈、不合法行为。

  此外,还需要关注,在专利交易中,发明人等有关的其他关联方的利益是否能够得到合法、合理的照顾,例如,当前的专利权人是否与发明人签订了合法的收益分配协议,并在过往历史中进行了良好的履行。否则,可能会由于关联方对专利收益的争议而影响到专利交易的顺利进行。

  对于上述调查内容,可以通过收集专利权人与发明人之间的相关协议,共同专利权人之间的相关协议,技术开发委托发和受托方之间的相关协议,曾经发生过的专利权属纠纷及裁决结果,该专利的转让历史,以及转让过程中产生的协议文件等确认和判断。

  3.专利权的行使是否会受到限制

  由于在先权利或其他专利权的存在,可能会使企业在行使所获得的专利权时受到限制,不能达到其预期的商业目的。为此,要对与该专利权有关的在先权利和其他专利权进行调查。

  (1)在先权利的调查。

  对于某项专利权而言,如果其之前已经对其他人发放过许可,或者进行过质押担保,或者有过以专利权入股的行为发生等,都可能会使该专利权的实际效力大打折扣。企业在接受了该专利的许可或买人该专利后,在行使专利权的过程中会受到这些在先权利的限制。

  对于这些在先权利,可以通过收集该专利的交易历史等资料来确认。

  实际上,由于获取完整的相关资料具有一定的难度,企业很难通过自身的调查行为了解到所有的在先权利。为此,企业可以通过在和相对方签订的专利交易合同中针对上述情况设立相应的条款来有效避免专利交易的风险。

  (2)其他专利权的调查。

  这里的其他专利权,主要是指所调查的相对方所拥有的其他专利权。如果企业实施所获得专利权的技术方案时,必需使用相对方的其他专利中的技术,或者相对方已经围绕该专利设置了一系列的外围专利来限制企业对其技术方案优化和改进可能,则该专利权对于企业而言其实用价值非常有限。企业在实践生产经营中可能仍然会受制于对方,需要向相对方继续谋求其他专利的许可或转让。

  对于这种情况,可以通过围绕相对方在该领域所拥有的所有专利或专利申请开展检索和分析,辨识出其保留的可能对企业带来限制的其他专利权,从而作为企业与之谈判专利交易价格的依据。

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